La Superintendencia de Industria y Comercio, decidió negar la solicitud de la marca Tottus, presentada por Falabella tras la oposición presentada por Essentian Export S.A en defensa de la conocida marca Totto.
En enero de 2013 Falabella solicito ante la Sic, el registro de la marca Tottus, con el objetivo de distinguir productos contenidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, hecho ante el cual la sociedad Essential Exporta S.A presento oposición en protección de la Mareca Tottus.
La oposición se fundó en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual dispone que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte de manera indebida derechos de terceros, para los mismo producto o servicios, debido a que esto podría causar riesgos de confusión entre los consumidores, al considerar que se trata de la misma fuente industrial.
Adicional a ello, la opositora hace mención de la notoriedad de la marca Totto en el mercado, con base en la resolución número 12630 del 4 de mayo de 2007 emitida por la SIC.
Por su parte, Falabella aseguro que el signo no carece de distintividad frente a la marca registrada anteriormente, adicional a ello argumento el registro de la marca Tottus en Chile cuyo posicionamiento es considerable.
“De acuerdo con Laura Rojas, abogada especialista en Propiedad Industrial, aclaró que con esta decisión la compañía no solo protege la marca Totto, sino también al consumidor, pues es evidente que puede llegar a confundirse por la similitud nominal. Las ventas por comercialización de maletines, ropa y accesorios Totto entre 2011 y 2012 fue de más de $202.815 millones, de acuerdo con un certificado de revisión fiscal que presentó la compañía nacional para robustecer el argumento.
Los gastos en publicidad a diciembre de 2011, también entraron a jugar en la notoriedad y es que hasta esa fecha se había hecho una inversión de $9.455 millones en los últimos 12 meses, con los que intentaron generar recordación entre el público nacional. El informe incluyó además el gasto por el mismo concepto que a octubre de 2012 se había realizado. La cantidad superaba los $11.244 millones.”