Tras la solicitud presentada ante la SIC por el señor Luis Fernando Vélez, con el fin de que sea registrada la marca Soprano en la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual comprende artículos para el cabello como horquillas, extensiones, pinzas, bandas entre otros, la empresa Home Box Office conocida como HBO, presentó oposición al considerar la existencia de un alto riesgo de confundibilidad respecto de la marca The Soprano.
Ante lo cual, el solicitante Luis Fernando Vélez se defendió argumentando la ausencia de conexión competitiva entre los productos.
Es así como la Dirección de Signos Distintivos de la SIC consideró que “para decidir acerca de la solicitud de registro se debe realizar el examen de registrabilidad. En esta ocasión HBO presentaba la oposición desde el registro que tiene en Perú, la norma en estos casos dice que la marca opositora deberá acreditar su interés en el mercado de Colombia.”
Según el apoderado del solicitante “Es necesario aclarar que al momento de presentar la oposición la sociedad HBO tenía los siguientes trámites en curso: The Sopranos cl. 26 y cl. 35 en Colombia, mientras que en el país vecino se encontraba registrada por las clases 9, 16, 21 y 25, toda vez que las solicitudes de registro con las que se pretende demostrar el interés legítimo en nuestro país buscan amparar productos y servicios diferentes a los que distinguen los registros peruanos fundamento de la oposición” no se puede continuar con el análisis de registrabilidad.
En ese orden de ideas, la SIC no consideró fundados los argumentos presentados por HBO , motivo por el cual concede la marca Soprano.
Ante la negativa, Home Box Office presentó solicitud del registro del signo The Sopranos, pero, debido a que fue concedida la marca Sopranos con anterioridad, no fue posible el registro, en concordancia con el literal a del artículo 136 de la Decisión 486 que impide el registro como marcas de signos cuando “ a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. De 6 solicitudes de registro de marca todas han sido negadas.