Vinculaciones entre Propiedad Intelectual y la Competencia Desleal.
Por: Emilio Garcia.[1]
Palabras Clave: Propiedad Intelectual. Propiedad Industrial. Derecho de la Competencia.
Introducción:
Consciente de la importancia de las vinculaciones conexas entre propiedad intelectual y derecho de la competencia se conformó al interior de ACPI, un Comité para profundizar el estudio de aquellas, el cual consideramos puede abordarse desde dos aproximaciones metodológicas: i) Por un lado, las relaciones “ad intra y ex ante”, es decir, aquellas más evidentes que pueden surgir de remisiones directas entre las normas de propiedad intelectual y competencia o del uso de prohibiciones basadas en los mismos conceptos o verbos rectores (engaño, confusión), o de regulaciones complementarias, como ocurre en materia de secretos empresariales, cuyas conductas infractoras están previstas en la ley 256 de 1996 y la definición, elementos y otros aspectos de los secretos empresariales se desarrollan en el capítulo II, del título XVI de la Decisión Andina 486 de 200, lo que dio lugar a que el Decreto 1074 de 2015, estableciera que las conductas de competencia desleal previstas en dicho título se aplicarán en consonancia con la ley 256. y ii) por otro lado, se encuentran otras relaciones entre ambas disciplinas, menos evidentes, de mayor complejidad, de carácter “ad extra y ex post”, es decir, que no subyacen necesariamente a la norma misma, sino son propias del análisis de las especificas circunstancias fácticas por el Juez llamado a reconocer el carácter complementario de las normas de competencia desleal frente a la propiedad intelectual o incluso en decisiones de autoridades de competencia cuando en aplicación del régimen de prácticas restrictivas de la libre competencia, imponen limitaciones al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, por considerarlo por ejemplo, abusivo de una posición dominante.
- Breve Contexto:
El ámbito de protección de la propiedad industrial se caracteriza por el reconocimiento de un derecho subjetivo bajo principios de formalidad, tipicidad y publicidad, (Baylos, 1978), de carácter erga omnes y orientado a materializar el ius prohibendi, de manera que si el afectado demuestra la existencia de su derecho, se reconoce que le ha sido infringido cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se encuentran prohibidas en las normas que delimitan el alcance preciso de ese derecho. (SIC, 2009).
Por otra parte, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no están encaminadas a la defensa de un signo distintivo o nueva creación frente a supuestos previstos por la normativa de propiedad industrial, sino sólo en cuanto el comportamiento desconozca deberes de conducta impuestos a los agentes en el mercado, a través de supuestos de hecho generalmente más amplios, como ocurre con la consagración de la prohibición general, en la que una conducta objetivamente contraria a la buena fe podría configurar un acto desleal en si mismo, lo que de suyo implica que puedan encontrar buen recibo, conductas que desborden los específicos supuestos de infracción de un derecho de propiedad industrial, previstos en la normativa correspondiente.
Consideramos que la mejor formulación doctrinal sobre la relación entre ambas disciplinas se encuentra en la denominada “Teoría de los círculos concéntricos”, (Bercovitz, 2012), que expone que la protección de los derechos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. En este sentido, el círculo interior, el más pequeño, pero más fuerte, es el que protege los derechos absolutos, en el cual el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, (patentes o marcas). Por su parte, el circulo exterior, representa la protección contra la competencia desleal, en la que el círculo de protección es más amplio, pero menos sólido, porque dicha protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor.
- Algunos Supuestos de Complementariedad:
La protección del derecho a la imagen puede obtenerse por la vía de un registro marcario (art. 134, literal b, D. 486), pero cuando ello no ha ocurrido, los jueces han reconocido que el uso de la imagen en el mercado sin autorización de la persona concernida y demostrado que se utiliza con fines de promocionar productos (v.gr. en Colombia los casos Juan Pablo Montoya y Patricia López), configura actos de competencia desleal, bien por infringir el principio de la buena fe, producir engaño o explotar la reputación ajena.
Igualmente, en supuestos de uso de una marca notoriamente conocida (art. 226 D. 486), uso de la marca del agente (art. 136 D. 486) o registros de mala fe (Art.172, D. 486), la protección que dispensa en forma específica la propiedad industrial al permitir al titular presentar oposición u obtener la cancelación de la marca registrada, se puede ver complementada en acciones de competencia desleal para perseguir los efectos en el mercado por el uso efectivo del signo, con la consecuente indemnización de daños y perjuicios causados.
La forma de presentación de los productos que no se alcanza en forma integral o comprensiva en su conjunto por la propiedad industrial, se ha reconocido como acto desleal cuando un tercero se aprovecha de la misma, apelando al riesgo de confusión de las prestaciones, entendidas como el conjunto de elementos que hacen característica esa presentación comercial, utilizando incluso en algunas decisiones el concepto de “trade dress”. Lo propio ocurre respecto de establecimientos de comercio que dada su peculiaridad evocan en el consumidor una procedencia empresarial o profesional y que no pueden ser protegidos por la propiedad industrial en su conjunto, así como el uso de denominaciones o símbolos de eventos, asociaciones deportivas, universidades o acontecimientos culturales.
Teniendo en cuenta que los requisitos editoriales del blog no permiten extendernos más allá de lo necesario al espacio que hemos ocupado, procuramos generar interés entre la membresía y en otros interesados en publicar otros artículos que contribuyan a desarrollar estas ideas básicas que hoy proponemos. De nuestra parte, en una próxima entrega desarrollaremos algunos casos de la relación entre propiedad intelectual y el régimen antitrust o de prácticas restrictivas a la libre competencia.
Fuentes:
Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. P. 324.
Bercovitz, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil, Thomson-Aranzadi, 13ª ed., 2012, pág. 376.
Sentencia SIC, 018 / 3 de diciembre de 2009.
“El presente escrito no refleja la posición institucional de ACPI”.
[1] Emilio Garcia. Abogado, Especializado en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Derecho de la Empresa, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Director de la Especialización en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor de la Universidad Sergio Arboleda. Miembro de la Junta Directiva de ACPI y Coordinador del Comité de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de ACPI y de la ACDC. Arbitro de los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámara de Comercio de Bogotá, Barranquilla y Neiva. Socio fundador de la firma EGR Legal Advisors.