Desde hace varios años, las multinacionales Philip Morris (PM) y British American Tobacco (BAT), las dos mayores productoras y comercializadoras de cigarrillo en Colombia, sostienen una dura competencia para quedarse con el mercado nacional de cigarrillos. La misma que sostuvieron en su momento Coltabaco y Protabaco. La primera, comprada en 2005 por Philip Morris por una cifra cercana a los US$300 millones, y la segunda, comprada en 2011 por BAT por US$452 millones.
Actualmente, ante el consejo de Estado se estudian varias demandas presentadas por Philip Morris, con el fin de que sean anuladas algunas marcas de cigarrillos pertenecientes a la franquicia Premier, y así logar que estas sean retiradas del mercado.
En las demandas, Philip Morris solicita al Consejo de Estado que anule las marcas: Premier Suave, Premier Lights, Premier Mentol Lights,Premier Full Flavor y Premier Mentol. Sobre las cuatro primeras marcas, en el despacho de los magistrados Marco Antonio Velilla, María Claudia Rojas Lasso y María Elizabeth García González ya se están analizando, incluso, la demanda para que se anule la marca Premier Suave ya se encuentra lista para fallo.
Entre tanto, el recurso interpuesto para anular la marca Premier Mentol fue presentado apenas en 2012, por lo que falta un buen tiempo para que suba a despacho.
Philip Morris argumenta que estas marcas reproducen de forma indebida un signo que es distintivo de una de sus marcas representativas: los cigarrillos Marlboro. Se trata del pentágono irregular blanco y el techo rojo que se ve en todas las cajas de Marlboro y que, en su criterio, es muy similar al de los cigarrillos Premier. Aunque en el caso de los segundos este pentágono se encuentra invertido y la franja roja no se halla en la parte superior, como en los Marlboro, sino en la inferior.
Esto, de acuerdo con Philip Morris, no fue tenido en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el agravante de que, en su criterio, puede causar “confusión en el público consumidor”. En su demanda, la multinacional denuncia que “existe un aprovechamiento de la reputación de la marca Marlboro” que, asegura, goza de una mayor notoriedad que la marca Premier.
“PM ha registrado a nivel mundial las marcas Marlboro, Marlboro Lights, Marlboro Lights Mentol, Marlboro Medium y el característico pentágono irregular. Las marcas Marlboro y el pentágono irregular están catalogados como una de las marcas más fuertes del mercado mundial (…) Existe un verdadero riesgo de confusión visual y conceptual respecto a la procedencia de los productos fabricados por PM”, sostiene la multinacional estadounidense en una de sus demandas.
Y agrega: “El hecho de que las marcas solicitadas por Protabaco (hoy BAT) sean idénticas a las marcas registradas por PM implica que son un medio o sistema encaminado a crear confusión en el público consumidor”.
BAT ha respondido que “la marca Premier se encuentra debidamente registrada en Colombia, por lo cual su uso, y el de las derivaciones de la misma, es absolutamente legítimo y no puede ser cuestionado por nadie (…) Es ciertamente contradictorio afirmar que el uso de la marca Premier haya causado o pueda causar el más mínimo daño, sobre todo considerando la antigüedad del registro para la marca Premier en el mercado colombiano”.
En uno de los memoriales enviados al Consejo de Estado por parte de BAT, esta multinacional sostiene que “si la marca Marlboro es una marca notoriamente conocida, ello debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles que posee Protabaco sobre la marca Premier, registrada en Colombia desde 1990 (…) La marca Premier se usa en Colombia desde mucho antes de 1990, ya que el primer registro de esta marca se concedió el 3 de octubre de 1962, si bien se trataba de una etiqueta diferente, pues Protabaco, como sus competidores, actualiza y moderniza sus marcas cuando el mercado lo exige”.
Y en cuanto a la supuesta similitud entre la imagen de los cigarrillos Marlboro y los cigarrillos Premier, BAT argumenta que el elemento figurativo de la marca Marlboro se ha identificado tradicionalmente como ‘diseño de tejado”, y el elemento figurativo de la marca Premier es una M. “PM optó por cambiar el nombre del diseño para llamarlo ‘pentágono irregular’, con la finalidad de estructurar un argumento alrededor del hecho de que el elemento figurativo de la marca Premier es también un pentágono irregular. (Pero) comparando las marcas en su conjunto y no mutilándolos para tratar de hallar en ellas algún elemento en común, arroja la inevitable conclusión de que las marcas son inconfundibles”.
Sostiene incluso que “ni siquiera es posible que el riesgo de confusión se presente, pues las marcas Marlboro y Premier coexisten en el mercado y en el registro desde hace 17 años, lo cual demuestra que el público está en total capacidad de reconocer ambos productos y sus orígenes empresariales”.
En medio de esta controversia, la Superintendencia de Industria y Comercio siempre ha dicho que —en su criterio— los signos no son iguales y no hay riesgo de que los usuarios sean confundidos. El Consejo de Estado ha consultado, además, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aunque este se ha limitado a dar pautas para el estudio de la demanda y no ha terciado por ninguna de las dos multinacionales.